2016年北京市法院知识产权司法保护十大创新性案例一：“界面混凝土及施工方法”发明专利驳回复审行政纠纷案

二审案号：（2016）京行终4149号

合议庭：刘晓军、孔庆兵、蒋强

原告：中国葛洲坝集团股份有限公司（简称葛洲坝公司）

被告：国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）

【案情】

本申请系申请号为20110122540.3、申请日为2011年5月12日、名称为“界面混凝土及施工方法”的发明专利申请，申请人为中国葛洲坝集团股份有限公司（简称葛洲坝公司）。针对本申请，专利复审委员会决定：维持国家知识产权局于2014年4月3日对本申请作出的驳回决定。法院认为，“背景技术”作为原说明书的组成部分，可以作为《专利法》第三十三条规定的“原说明书记载的范围”评价对申请文件的修改是否超范围。如果“密合剂”或者“界面密合剂”是一种通用名称，也不能当然认定“新老混凝土结合界面密合剂”是一种通用名称。无论是权利要求书还是说明书在描述“新老混凝土结合界面密合剂”时均统一规范， 并未与其它术语混同使用。申请人对整个申请文件所要表达的技术信息是唯一的、清楚的，而非模棱两可。本申请要克服的技术问题与专利“200710051814.8”中所述“新老混凝土结合界面密合剂”存在的问题是一致的。本申请既是对新老混凝土在粘结性能等方面的改进，也是对中国专利“200710051814.8”提供的“新老混凝土结合界面密合剂”存在问题的改进。本领域普通技术人员通过阅读本申请原说明书，可以明确本申请对“新老混凝土结合界面密合剂”相关问题的解决是针对中国专利“200710051814.8”中的“新老混凝土结合界面密合剂”存在的问题的解决。葛洲坝公司对本申请权利要求1和说明书的修改只有可能限缩权利保护的范围，并未扩大权利保护的范围。故葛洲坝公司对本申请权利要求1和说明书增加“所述的新老混凝土结合界面密合剂为中国专利‘200710051814.8’中所述的产品”内容没有超出原说明书和权利要求书记载的范围。法院据此判决撤销被诉决定，判令专利复审委员会重新作出决定。

【点评】

从原说明书和权利要求书记载的内容中直接地、毫无疑义地确定的内容不属于修改超范围。能否由原说明书和权利要求书所记载的内容中直接地、毫无疑义地确定，应从专利申请文件客观记载的技术信息出发，根据申请人的真实意思，整体把握技术方案所要解决的技术问题，既要防止修改引入新的技术信息损害社会公众的利益，也要注意机械割裂理解技术方案导致缩减在先申请的贡献。该案根据《专利法》第三十三条立法宗旨，指明“背景技术”作为原说明书的组成部分，可以评价对申请文件的修改是否超范围；明确同一份专利申请文件的相同技术术语在权利要求书及说明书中应作同一解释。从技术方案解决问题一致性角度，确定该问题的技术概念或术语的具体含义，进而实现专利授权程序中通过限缩权利保护范围以获得授权。该案综合考虑了影响专利申请修改是否超范围的认定因素，从“公开换保护”的原则出发，体现了对发明人合法权利的有力保障。

来源：北京高院